Q. LK-99 특허 뺏기는거 아니에요? 중국 같은 나라가 맘대로 특허 무시하면 어떻게 해요?

A.

1. 타국 기업이 비슷하게 모방하여 출원하더라도 신규성/진보성위반으로 특허등록받을수 없습니다

2. 중국의 특허법 규정을 살펴보면, 고의적 침해에 대한 징벌적 배상액가산 규정을 국내보다 더 엄격히 설정하고 있습니다.

3. 만일, 특정 국가(ex.중국)에서만 특허등록되지 않는경우라도(그럴 확률은 극히 작지만) 타국으로 수출하는 과정에서 특허권자가 이익을 얻을 수 있습니다.

예를 들어, 1) 중국(특허권X)에서 생산 ---> 미국(특허권O)으로 수출 하는 경우에 미국에서 수입하는 과정에서 미국 특허권에 따라 침해이슈 발생하는 바, 특허권자에게 로얄티 지급의무 발생합니다.

2) 미국(특허권O)에서 생산—>중국(특허권X)으로 수출 하는 경우에 이미 미국에서 생산할 때 특허권자에게 로얄티 지급될 것이기에, 특허권자에게 손해발생 없습니다. 

권리소진이론에 의해 특허권자는 해당 물건의 생산-양도-소비 과정 내에서 이득을 얻을 기회가 1회라도 있으면 되는것이기에, 특정 국가에서만 특허권 부존재하는 것은 크게 문제되지 않습니다.




Q. 근데 출원한거지 등록이 안된 거 아닌가요? 더불어 등록할 때 미국 같은 나라는 자기 나라 위해서 특허 범위를 좁게 인정하지 않을까요?


A. 정확히 잘 보셨습니다.특허출원(권리 요구단계)과 특허등록(권리 획득)을 명확히 구분해야 합니다.

미국출원의 경우 현재 PCT출원(특허협력조약에 의한 국제출원)으로서 출원이 된 상태이고 차후 등록을 도모해야 하는 단계라고 할 수 있습니다.

다만, 걱정하시는 일은 벌어지지 않을거라고 생각합니다. 질문내용 답변드리기 위해 특허 등록과정을 설명드리겠습니다.

출원된 특허가 등록되려면, 정부기관(국내의 경우 특허청, 미국의 경우 USPTO)소속 심사관에 의한 심사를 거칩니다.

다만 출원된 특허가 등록되는 심사 과정에 있어, 심사관이 증명책임을 집니다.

이말인즉슨 출원인(퀀텀에너지)이 "해당 특허가 등록 되어야 한다!" 라는 주장을 해야 하는게 아니라, 심사관이 "해당 특허는 ~~이러이러한 이유로 등록받을 수 없다!" 라는 주장과 입증을 해야 합니다.

(대충 보면 똑같은 의미인것 같지만, 완전히 의미가 다릅니다..)

특허법에는 "이러이러한 특허는 등록받을수 없다~" 라는 제한사항들이 제한/열거적으로 적혀있습니다.

(위의 제한 사항에 해당하지 않으면 등록받을 수 있습니다.)

심사관이 출원된 특허를 거절하기 위해서는 위 제한사항들을 주장하며 해당 증거를 제시해야 합니다.

(출원인은 이에 대해 의견서 제출+보정을 통해 반박할 수 있습니다.)

보통 특허법에 적혀있는 모든 제한사항(거절이유)들이 문제가 되지는 않습니다.

실무상으로 99% 이상은 진보성(한국 특허법 제29조제2항/미국 35 USC 103)에서 문제가 됩니다.

진보성(non-obviousness)을 간단히 설명하면, "출원시 기술상식에 비추어 보았을 때, 해당 발명이 쉽게 발명될 수 있는 발명인 것인가?" 에 대한 질문입니다.

여기에 위에서의 증명책임을 적용한다면 "해당 특허는 출원시 이러이러한 선행발명을 고려해봤을 때 쉽게 발명할 수 있다!" 라는점을 미국특허청(USPTO) 심사관이 주장/입증을 해야합니다.

주장에 대한 입증은 선행하는 문헌(보통 특허문헌)으로서 증명합니다.

심사관이 진보성 위반으로 LK99 출원을 거절하려면, LK99와 극히 유사한 선행발명을 가져와서 입증해야 합니다.

다만, 지금까지 제가 아는 바로서는, LK99와 유사한 구성요소를 포함한 상온초전도체 발명이 PCT 출원 전 개시된 바는 없는것으로 알고있습니다.

특허 출원으로부터 등록까지 이르는 절차는 위와 같습니다. 최대한 설명드려보려고 했지만, 댓글로 모든 절차를 설명드리기 어려운 점 양해 부탁드리겠습니다.

질문에 대한 설명이 되었을 지 모르겠습니다.

결론적으로, 걱정하시는 것처럼 "특정 국가가 어거지로 등록시켜주지 않는 상황"은 걱정하지 않으셔도 될 듯 합니다.


Q.
어떤 말씀이신지 충분히 이해했습니다. 다만 현재 물질특허 범위가 너무 넓게 설정되어 있는 것 같던데… 예를 들어 원소의 교체를 염두에 두고 매우 넓게 설정된 화학식 등도 괜찮을까요? 제조 온도 등도 매우 넓은 범위로 설정되어 있는 것 같더라고요.




A. 잘 아시겠지만, 대표 실시예 vs 기타 실시예의 관계로 생각하시면 좋을 것 같습니다.

대표실시예는 구리+납+인산의 조합으로 구성된 논문상의 LK99라고 생각하시면 됩니다.

기타 실시예는 위 원소를 주기율표 동일한 족의 다른 원소로 치환한 실시예입니다.

(실무상 보통, 발명자가 제안발명을 가져오면 변리사가 이를 대표실시예로 하고, 권리범위 고려하여 기타 실시예로 확장합니다. 퀀텀에너지에서 저 모든 조합들에 대해 다 똑같이 실험하진 않았겠죠..)


결국 문제되는 부분은 명세서 지지 문제인데, 아시다시피 OA 과정은 출원인과 심사관 사이에 이뤄지는 땅따먹기입니다.

실험례를 포함한 명세서 대표 실시예를 다른 원소들로 확장 내지 일반화 할 수 있는지 여부는, 출원시(최우선일시) 기준의 당업자의 기술수준, 명세서의 기재사항 해석에 대한 법률적인 평가가 들어가야 하는 문제입니다.

퀀텀에너지의 대리인으로 OA에 대응하실 변리사분의 역량에 따라 칼질할 클레임 범위가 달라지겠지만, 결국 대표실시예는 지지 문제에 대해서는 걱정 않으셔도 될거라는 말씀 드리고 싶습니다.

출원명세서 상에서 처음에 넓은 권리범위를 요구하는 것은 통상 이루어지는 단계적인 등록 도모이고, 이는 청구범위 독립항 종속항 제도의 존재의의이기도 합니다.

어차피 쟁점이 될 사항은 지금 언급되어지는 소위 LK99에 대한 내용일것이라 생각합니다. 답변이 되었나요? 모바일로 써서 잘 읽히려나 모르겠네요..




특허문제는 이걸로 다 답변될듯